■透析■

我国涉农产品首次遭遇国际知识产权诉讼 圣象、菲林格尔、升达等 18 家企业已表示应诉

美专利大棒“锁扣”中国地板

最近，国内市场极为常见的“锁扣式”复合地板在进入美国市场时遇到了大麻烦。 2005 年 7 月 29 日，美国国际贸易委员会（简称“ ITC ”）决定正式对原产于中国的复合强化地板进行“ 337 调查”，涉案产品即为进入美市场的通过榫舌和凹槽拼接并装有内置锁扣的地板。这是我国涉农产品第一次遭遇国际知识产权方面的诉讼。

7 月 1 日，荷兰 Unilin 公司、爱尔兰地板工业公司和美国 Unilin 北卡罗来纳地板公司共 3 家企业向美国 ITC 递交申诉，提出进口至美国的复合强化地板侵犯了他们拥有和被许可使用的专利。 3 家公司要求， ITC 对侵权产品实施普遍排除令，并对被诉企业的违法行为发布禁止令。据此申诉，美国 ITC 经调查后，于 7 月 29 日发起 337 立案调查。另根据申诉方的指控， ITC 已指定了涉案调查的 30 个应诉方，其中含 17 家中国企业，其余应诉方分别为加拿大、马来西亚和美国的本土公司。 2004 年，我国该类产品出口美国金额约为 1.75 亿美元。

截至 2005 年 8 月 2 日，国内已有 18 家企业表示要坚决应诉，其中圣象集团、菲林格尔木业（上海）有限公司、四川升达 3 家大企业已共同聘请律师组织应诉。一些中小企业则因诉讼费用分摊以及聘请律师等具体问题，还正在商会的协助下积极进行应诉准备。

“ 337 调查”的“杀伤力”更大

乌拉圭协议中的公平贸易条款修订的“ 337 调查”近年来被美国越来越多的企业所运用，频频对中国商品设置障碍。但是，美国某些企业的真正目的不在于保护知识产权，而在于保护自己的市场份额。

根据申诉方提出的诉讼请求以及“ 337 调查”的有关规定，该案实际的调查对象是针对中国所有生产销售该专利产品的企业。如果“ 337 调查”结果认定专利侵权成立，则该项产品根本无法再向美国市场出口。一旦美国 ITC 裁定涉案产品侵权成立，这些产品将永远不能进入美国市场。在本案中尽管美方在中国企业中只指定了 17 家企业作为应诉方，但最终结果将对所有出口美国的中国地板生产企业都适用。与反倾销等常规贸易壁垒相比，美国“ 337 调查”的“杀伤力”更大。“ 337 调查”耗时更短，费用更高昂。猝不及防的应诉方须在有限时间内，准备生产经营的所有材料，律师费用也难以事前估计，这一切都足够牵制应诉方的大量财力、精力。因此应诉的意义如此重大，是可谓一荣俱荣，一损俱损。

本案存在两个关键点

调查诉讼所指专利的有效性和调查涉案企业有无侵权行为是本案两个关键点。就前者而言，国内企业的利益点是共通的，都希望最后判定专利无效；但就后者来说，一旦确定专利有效，在“有无侵权行为”这一点上，参与应诉的企业可能情况就不尽相同。应诉美国 337 案本身的特点就是群体性较强，即便是到能够达到和解的程度，也需要保护和兼顾到大家的利益，所以此环节中的利益协商非常重要。

最后考虑到高昂的诉讼费用，这对于国内企业来说是个不小的负担。如果有更多企业加入到应诉的队伍中，不仅可以壮大应诉企业的力量，也可以大幅降低每家企业的应诉成本。由此看来，协作交流，求同存异似乎是中国企业明智合理的应对策略。

西方有谚言：“真正让人恐惧的不是妖魔，而是恐惧本身。”市场越是国际化，摩擦更是难免。由于对国际贸易规则的不熟悉，大部分中国企业一听到“调查”二字大有闻风色变之嫌。这种畏难心理说明中国企业在国际化市场的洗礼下还有待磨砺、成长。“忽视侵权警告可能会付出沉重代价，中国企业应该学会在谈判中寻找机会。”摩根路易斯律师事务所合伙人罗伯特认为，中国企业在国际知识产权诉讼中败诉大都缘于中国企业对美国国际贸易委员会快速的审案方式缺乏充分准备，且中方企业一接到警告信往往手足无措。我们应当认识到调查只是双方较量的开始，并不代表结论的生成。调查并不可怕。只要我们调动一切积极因素，不放过任何符合国际规则的解决问题的机会，事态就不会恶化，矛盾也不难化解。

三个典型胜诉大案

2003 年 5 月，美国“劲量”以其无汞碱锰电池专利受到侵害为由，向 ITC 提起诉讼，要求分别对 20 多家美国境外电池公司展开“ 337 调查”并采取相应措施。这一调查涉及中银宁波、福建南孚等 7 家中国电池企业。

“这是一场硬仗，我们手中根本没有筹码。”中银宁波电池有限公司进出口公司总经理武军杰说，在当时的国内企业看来，无汞碱锰电池生产并不是一种独创技术，或独属于哪家公司的，因此包括中银宁波在内的中国企业也并没有在国内申请过类似的专利保护。同时，诉讼费用的高昂，已经让之前面临“ 337 调查”的大多数中国企业望而却步。然而，对出口占了公司业务 70 ％、美国又是主要市场的中银宁波电池有限公司来说，“如不应诉，就是灭顶之灾”。中国电池企业毅然决定“抱团”应诉，在经历初步裁定中国企业侵权的艰难境况下依然积极申诉。三个月后，迎来了美国原告企业的专利无效、中国企业没有侵权的终裁认定。

2004 年 7 月，全球最大的书写工具生产企业 Sanford 向 ITC 提出“ 337 调查”申请，指控美国境外的 12 家企业出口美国的标记笔侵犯了其商标权和商品外观权。

在涉及的 4 家中国企业中，只有宁波贝发集团有限公司应诉。贝发对 ITC 和 sanford 公司提出的数百个涉案的质询问题按时进行详细答复，并提供了充足的证据材料和样品，“我们把所有产品的样板分别提供给 ITC 与原告，并要求 sanford 公司确认，到底是哪些产品侵权。” Sanford 公司确认了他们认为涉案产品的具体型号有 4 款，其出口额不到贝发公司总出口额的 1 ％。同时，贝发充分运用被诉公司的权利，向对方提出了数百个问题的质询，“他们不得不主动向我方提出，要求延期回答质询”。在此基础上，贝发公司成功地取得了 ITC 法官的理解，到 2005 年上半年，双方和解，美国 sanford 公司向 ITC 提出申请，撤回对贝发公司的指控。

思科诉华为案更是个成功的例子。在中国企业卷入的国际商业纠纷中，很少有中国企业能够动用这么多国内外资源 ( 法律手段、政府关系、媒体资源、业界伙伴、客户关系去迎战一家来者不善的全球 500 强企业并最终议和。敢打的勇气和对自己各方面能力的自信，是华为获得最终和解的决定性因素。华为在美国市场的扩张计划遇到障碍，这很可能促成华为寻求一个联盟企业以支撑其在网络市场的存在和信誉。在思科诉讼案 1 个月后，华为宣布与思科的老对手 3Com 结成战略伙伴并建立一个全球性的合资企业。香港的西方银行家们表示，“这是一个互惠的联姻。”

寻求多种解决方案

我们应当看到，一旦中方企业收到国外企业警告信时，既不能消极躲避，也不可马上和解，而应首先积极与对方谈判，同时聘请专业律师进行评估，分析产品是否真正构成侵权，专利是否有效，确定谁应对侵权负责等。

被告方应当向外界发表申明，强烈表明自己的立场和相应行动。为了实现以令人满意的方式早日解决与起诉方的争议而探寻所有可能的途径，是十分重要的一环。这样进行说明可能说服起诉方要么根本撤诉，要么以对被诉方有利的条件达成早期和解。其次我们在诉讼中可以创造一种对起诉方不利的环境，迫使起诉方走向及早和解。最后可探索其他反诉方式，如反托拉斯、不公平竞争或专利滥用等。

再次，也可以考虑在另一法院管辖下或在其他国家另行采取单独的法律行动，比如，调查起诉方是否在中国境内出售该有争议的产品，被诉方是否可以利用其具有的中国专利对起诉方提起专利侵权诉讼。最后即便确认实属侵权，也可以通过谈判，与专利权人进行商业合作或为其在中国市场上提供销售渠道等，使专利使用费最小化，使双方由竞争者转为合作者，形成一个双赢的局面。因此调查并不可怕，调动一切积极因素化解矛盾，寻求多种解决方案，不到最后关头不轻言放弃。

了解“ 337 调查”做好应诉准备

□本报记者 白涛

记者：何谓“ 337 调查”？

师帅：“ 337 调查”对于广大中国企业并非一个陌生的事物。“ 337 调查”被称为“一种比反倾销具杀伤力的贸易壁垒”，是指美国国际贸易委员会（简称“ ITC ”）根据美国《 1930 年关税法》第 337 节发起的，用于调查国外产品在美国市场的知识产权侵权行为，主要针对的是技术和知识产权领域的竞争。其具体内容是，如果任何进口行为存在不公平行为（主要针对侵犯专利权或者商标权行为），并且对美国产业可能造成抑制和垄断，美国国际贸易委员会可以应美国国内产业的申请进行调查。在“ 337 调查”中，对于侵权行为，起诉方必须用具有压倒性优势的证据证明其存在。而对于知识产权的效力，也必须由具有明确和令人信服的证据证明其有效性。 337 条款诉讼对美国的知识产权拥有者提供数种法律救济：（ 1 ）排除令 （“ Exclusion Orders ”） - （ a ）全面（“ General ”）或有限（“ Limited ”）排除令；（ b ）永久（“ Permanent ”）或临时（“ Temporary ”）排除令。这些排除令可涵盖“包含同样材料的产品”。

（ 2 ）停止和终止侵权令（“ Cease and Desist Orders ”）可涵盖“包含同样材料的产品”，也可涵盖某些销售或营销相关活动。同时，针对进口贸易中的其他不公平作为（例如：商标侵权、商业秘密盗用），美国国际贸易委员会也会对此进行认真的调查，以查明“美国国内工业”（“ Domestic Industry ”）是否受到或被威胁受到该不公平作为的实质损害，或该不公平作为已经或将会阻止建立这样一个美国国内工业，或者限制或垄断美国贸易和商务的发展。

记者：国际知识产权诉讼案件的特点是什么？

师帅：大致而言，一个典型的 337 条款专利侵权诉讼案的进程与美国联邦法院专利诉讼案一样可分为７个阶段 （不包括上诉阶段）：

阶段 1 ： 337 条款案件开始期间的活动 （ 1 个月）：对诉状中提出的所有指控进行调查；草拟针对诉状的答辩书；阶段 2 ：查明事实及有关活动（ 6-8 个月）：被告文件制作和受保护信息的特权清单；就关键事实与专家进行面谈并取得专家证词；向原告提出需查明事实的请求；审阅原告对查明事实的请求作出的答复；审阅原告及第三方的证词；获取被告方人员的辩护证词；以及与查明事实有关的提出请求；阶段 3 ：专家调查（ 2 个月）；阶段 4 ：专利权利要求构造分析（ 2 个月）；阶段 5 ：即决判决请求（ 2 个月）；草拟和提交即决判决请求；进行口头辩论；阶段 6 ：审判前和审判期间活动（ 7-10 周）；阶段 7 ：审判后陈述书和国际贸易委员会审查。

值得注意的是 337 条款案件的审理时限比联邦法院诉讼的时限短得多，而且各个阶段常常彼此重叠和同时发生，而不是按先后顺序鱼贯进行。

记者：中国企业应诉要做好哪些准备？

师帅：知己知彼，面对规则，有备而来。置身瞬息万变的国际市场，资讯就是财富。在规则面前，谁能先行一步，谁就获得了克敌致胜的主动权。

一般而言，企业根据诉讼进程应当首先做好以下准备工作才能做到成竹在胸。

尽早地聘请律师团体参与，从而使被诉方能够尽快拟定最优策略，并由被聘的律师团体提供侵权指控的具体的指导意见。

在取得起诉方专利审查案卷的副本后进行调研，确定起诉方过去是否曾基于该专利对任何其他公司提起过专利诉讼。如果答案是肯定的，被诉方就应该收集关于起诉方曾聘用的专家、曾持有的立场以及其他有关的数据的尽可能多的信息。

与参加设计和完成被控对起诉方某特定专利构成侵权的产品的工程师和科研人员就被指控侵权产品的技术和结构进行面谈，并根据面谈收集的有效信息收集和组织描述被诉方产品的结构、运作和功能的所有文件。

聘请在这个领域最好的技术专家，进行彻底的侵权分析。仔细研究起诉方已经提出的所有请求，找出该请求的条款中任何存在可解释成为侵权论据的潜在倾向的项目。根据调研结果草拟一份书面的法律意见，并运用舆论力量向外界树立诚信形象。

专利大棒

是狼牙棒

还是试金石？

□师帅

美国专利大棒究竟是狼牙棒还是试金石，取决于中国企业国际化知识产权策略的定位。知识产权战略作为企业运用知识产权手段寻求市场竞争有利地位的一种长远的、全局性的总体规划和策略，具有诸多方面的系统内容。

由此我们应当意识到专利不仅可以为企业带来多方面的竞争优势。除了赚取专利许可费，吸引外方投资，利于产品宣传等，更重要的是，一旦遇到不可避免的知识产权纠纷，它可以兼做盾牌、利器保护我们自己的合法权益。企业通过与对方互相提供专利许可，可以平息专利纠纷及减少专利许可费，也可以用自己的专利来封杀对方在中国的市场，以促成和解。

不可否认，国内企业要逐鹿国际市场，就要懂得国际游戏规则，了解国际知识产权相关法律知识并最大限度地利用这些知识为自己服务，建立行之有效的国际知识产权战略。具体而言，首先，企业在国际化市场中就要具备知识产权保护意识，认识到专利的重要性；其次，企业要从长远考虑，建立健全行之有效的知识产权战略。如正确选择技术创新的方向、领域和确立研究、开发项目，提高运用知识产权战略的能力和水平，把有限的资源投入到更合理的方向上去，实现科技创新资源的优化配置，做到既避免侵犯他人权利又有效保护自己权利。

企业应当大力进行国内外行业调研，行业核心技术调研，现有专利调研，行业海外市场主要企业的知识产权调研，在此基础上提出初步预警。

公司在决定投资生产新产品以前，应先通过专利检索，确定竞争对方有无相关的专利，进行专利风险评估。因为如果通过专利律师评估，并书面证明确认此产品没有侵权，即使在以后侵权诉讼中被法院裁定为侵权，也可以避免被判故意侵权的 3 倍赔偿。倘若律师评估有侵权风险，则可以考虑改变产品设计以避免侵权，或是与专利权人协商，以获得较优惠的专利许可。显然，这种事先评估既可以将专利使用费计算到产品的成本结构中，还赢得了与专利权人协商谈判的主动地位。

在进军海外市场前，应当全面进行知识产权调查。如在通过核心技术的专利申请保证竞争优势的同时通过非核心技术的专利申请增加专利谈判的筹码。聘请专利顾问，了解相关的详细资料，加强知识产权监控，注重知识产权登记注册管理，跟踪知识产权的登记、许可、变更等。企业还可以设立知识产权专用基金，主要用于开展知识产权申请、维持、信息、培训和诉讼等工作。

此外有学者建议建立公司内部的产品知识产权审查机制，完备技术合同中的知识产权侵权补偿条款，模仿失效专利，绕道和创新设计；取得使用许可等方法完善企业知识产权战略系统建设。

企业应当在国际知识产权竞争中，从被动应诉转变为主动竞争。根本上讲，彻底解决知识产权摩擦的关键还是在企业自身，在这方面中国公司应借鉴先起步的日本、中国台湾、韩国公司的经验，注重建立与自己产品有关的知识产权，尽快摆脱技不如人的困境，加强平等对话的筹码。企业要进行符合市场规律的产品结构调整，积极鼓励发明创造，提高技术创新能力，打造产品的核心竞争优势。企业应注重防范于未然，以免公司被牵涉到专利侵权诉讼案中。

我们有理由相信，有信心、有策略的中国地板企业有能力突破美国专利大棒的封锁，在国际规范化市场中昂首独立，为我国涉农产品占据国际市场赢得进一步的信赖和肯定。

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